GALILEU · e‑ISSN 2184‑1845 · Volume XXI · Issue Fascículo 1 · 1
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June Junho 2020 · pp. 30‑51 30
Sistemas de patentes e princípio da suciência
descritiva: uma abordagem a partir do Direito
Brasileiro e do Direito Internacional
Patent systems and the descriptive suciency principle:
anapproach from Brazilian Law and International Law
JÓNATAS E.M. MACHADO
1
jonatas@fd.uc.pt
PAULO NOGUEIRA DA COSTA
2
pcosta@autonoma.pt
GALILEU–REVISTA DE DIREITO E ECONOMIA · e‑ISSN 2184‑1845
Volume XXI · 1
st
January Janeiro–30
TH
June Junho 2020 · pp. 30‑51
DOI: http://doi.org/10.26619/2184‑1845.XXI.1.2
Submitted on March 27
th
, 2020 · Accepted on June 4
th
, 2020
Submetido em 27 de Março, 2020 · Aceite a 4 de junho, 2020
SUMÁRIO 1. Introdução. 2. Os requisitos da patenteabilidade. 2.1. Enquadramento;
2.2.Novidade; 2.3. Atividade inventiva; 2.4. Aplicação industrial 3. A divulgação pública da
invenção. 3.1. A descrição escrita da invenção; 3.1.1 Objetivos; 3.1.2. âmbito; 3.2. Oprincípio
da suficiência descritiva; 3.2.1. Consagração legal; 3.2.2. O sentido geral do princípio;
3.2.3. O valor informativo e demonstrativo da descrição escrita; 3.2.4. Tecnologias
previsíveis e imprevisíveis; 3.2.5. Modo de apresentação; 3.2.6. Divulgação do conhecimento.
4.Conclusão
PALAVRAS-CHAVE patente(s); princípio da suficiência; valor; tecnologia.
SUMMARY 1. Introduction. 2. The requirements for patentability. 2.1. Framework;
2.2.Novelty; 2.3. Inventive activity; 2.4. Industrial application 3. Public disclosure of the
invention. 3.1. The written description of the invention; 3.1.1 Objectives; 3.1.2. scope;
3.2. The principle of descriptive sufficiency; 3.2.1. Legal consecration; 3.2.2. The general
sense of the principle; 3.2.3. The informative and demonstrative value of the written
description; 3.2.4. Predictable and unpredictable technologies; 3.2.5. Presentation mode;
3.2.6.Dissemination of knowledge. 4. Conclusion
KEYWORDS patent (s); sufficiency principle; value; technology
1 Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e da Universidade Autónoma de Lisboa.
2 Professor Adjunto do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
31
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1. Introdução
Os sistemas de patentes pretendem incentivar o desenvolvimento tecnológico de duas
maneiras: em primeiro lugar, criando um monopólio temporário a favor do inventor, per-
mitindo-lhe colher os benefícios patrimoniais da sua criatividade e, se for o caso, recuperar
os custos do investimento que por ele ou por outros investidores haja sido realizado na
atividade de pesquisa e desenvolvimento que possibilitou a invenção. Em segundo lugar,
promovendo a divulgação e partilha do conhecimento inovador e inventivo, possibilitando
a comercialização dos inventos e o progresso científico. Estas são as principais virtualida-
des do sistema de patentes
3
.
É a esta luz, por conseguinte, que deve ser entendido o instituto jurídico da patente.
Esta confere ao seu titular o direito exclusivo temporário de beneficiar da comercializa-
ção do seu invento. Esta posição jurídica de monopólio tem como condição a divulgação
pública dos conhecimentos incorporados na invenção. Trata-se de uma troca estruturada
em termos de quid pro quo: o inventor divulga o conhecimento e o Estado concede-lhe um
monopólio temporário
4
.
Um dos objetivos da patente consiste em tornar acessíveis as características e especifi-
cações técnicas da invenção de forma a tornar possível a sua replicação. Para isso, a patente
deve pressupor uma descrição escrita do invento, a qual deve ser suficientemente clara e
precisa a fim de habilitar os técnicos com competência na arte ou na ciência em questão a
reproduzir a invenção
5
.
Este é hoje um elemento universalmente aceite, constando do artigo 29.ºdo Acordo
TRIPS
6
e integrando desde há muito todas as negociações internacionais envolvendo a
celebração de tratados em matéria de direito das patentes
7
. O mesmo reveste-se da maior
3 B, Stephanie Plamondon – «The Psychology of Patent Protection». 48, Connecticut Law Review, 2015, pp.247 ss.
4 Este entendimento tem sido acolhido na jurisprudência do Supremo Tribunal norte-americano, como se pode ver,
por exemplo, no caso Festo Corporation, Petitioner V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., Et Al. 535 U.S. 722; 122
S. Ct. 1831. J. E. M. AG Supply, Inc., Dba Farm Advantage, Inc., Et Al., Petitioners V. Pioneer Hi-Bred International,
Inc.534 U.S. 124; 122 S. Ct. 593; 151 L. Ed. 2d 508.
5 Sobre o alcance desta doutrina, G, John M. – «Construing Patent Claims According to their “Interpretive
Community”: A Call for an Attorney-Plus-Artisan Perspective». 21, Harvard Journal of Law and Technology, 2008,
pp.321 ss.
6 Sublinhamos os aspetos do artigo mais relevantes para o estudo em causa:
Article 29
Conditions on Patent Applicants
1. Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner suciently clear and complete for
the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying
out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.
2. Members may require an applicant for a patent to provide information concerning the applicant’s corresponding foreign
applications and grants.
7 Sublinhando estes pontos, J Mark D. – «Patent Law And Policy Symposium: Re-Engineering Patent Law:
The Challenge Of New Technologies: Part I: Administrative Law Issues: On Courts Herding Cats: Contending
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importância no contexto das discussões litigiosas em torno do escopo das reivindicações
das patentes.
Um dos problemas que se suscita neste domínio é o que diz respeito aos limites da
exigência constitucional e legal da suficiência descritiva, no sentido de que não se pode
exigir, por exemplo, a descrição minuciosa pela carta patente de processos e materiais que
são amplamente conhecidos no estado da técnica e que se pressupõem sabidos pelo técnico
que vier a ler e executar a patente. Do ponto de vista jurídico pretende-se uma discussão
em torno do sentido e do alcance do princípio da suficiência descritiva, nomeadamente
do ponto de vista constitucional. É ao tratamento desta questão que dedicamos as páginas
subsequentes.
2. Os requisitos da patenteabilidade
2.1 Enquadramento
A promoção do desenvolvimento científico e tecnológico de um país, com as inerentes ati-
vidades de produção, aplicação e divulgação do saber, requer a adoção de uma estrutura de
incentivos realista e adequada. O direito de propriedade intelectual em geral e a criação dos
sistemas de patentes em particular, inscreve-se nesse objetivo essencial.
As patentes ajudam a proteger os seus titulares da concorrência de terceiros, conceden-
do-lhes o direito, limitado no tempo, de excluir outros de fazer, utilizar, importar ou ven-
der a invenção patenteada. Como bem imaterial, intelectual e incorpóreo dotado de valor
comercial, a invenção é o objeto central do direito das patentes
8
. Como se presume a vali-
dade das reivindicações constantes das patentes emitidas, estas conferem uma vantagem
significativa nos processos por infração da propriedade intelectual.
O direito das patentes assenta no pressuposto de que a capacidade de excluir tempora-
riamente outros de produzir ou utilizar uma invenção constitui uma forte motivação para
incentivar o inventor a divulgar os segredos de sua invenção.
Neste espírito, o Artigo 5.ºXXIX da Constituição Federal do Brasil de 1988 consagra a
proteção da propriedade intelectual. Aí se dispõe:
• XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das
with the “Written Description” Requirement (and Other Unruly Patent Disclosure Doctrines)». 2, Washington
University Journal of Law & Policy, 2000, pp.55 ss.
8 § 1. Hauptelemente des Patentsystems in der Bundesrepublik Deutschland, Kraßer/Ann Patentrecht 7. Auflage 2016, Rn.15-24
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marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o inte-
resse social e o desenvolvimento tecnológico e económico do País;
A dignidade constitucional do direito de propriedade intelectual (latu sensu) é inteira-
mente compreensível atenta a relevância económica, social e cultural do conhecimento
científico e do progresso tecnológico
9
. Da Constituição resultam importantes implicações
substantivas e processuais para a produção, interpretação e aplicação do direito infracons-
titucional, no que toca à promoção e proteção da atividade intelectual e criativa.
Essa proteção é concretizada, nalguns dos seus aspetos fundamentais, na Lei da Pro-
priedade Industrial, a Lei 9.279/96, 14 de maio, doravante por nós designada de LPI.
Seguindo uma orientação desde há muito radicada no direito das patentes, o Artigo
8.ºda LPI, dispõe:
“É patenteável a invento que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial.”
Estabelecem-se, assim, os três requisitos fundamentais da patenteabilidade, sobre os
quais nos debruçaremos na estrita medida em que isso seja útil à discussão da questão em
apreço. Importa salientar que cada um deles deu origem à sua própria linha doutrinal de
invalidação das patentes e que, no seu conjunto, as mesmas sustentam as problemáticas
da patenteabilidade do objeto e da completude da invenção. Como veremos adiante, o tema
da descrição escrita da patente é indissociável de todas estas linhas problemáticas e doutri-
nais, embora conserve a sua autonomia conceitual e dogmática. Embora a insuficiência da
descrição escrita seja frequentemente invocada pelos tribunais de vários países para invali-
dar patentes, não é claro numa boa parte da doutrina que se esteja aqui diante de um quarto
requisito da patenteabilidade
10
. Vejamos brevemente em que consistem os três requisitos,
tendo por base o WIPO Patent Drafting Model.
2.2 Novidade
Uma invenção, por definição, tem que ser nova. Não admira, por isso, que a exigência de
novidade ocupe um lugar central no sistema de patentes. A novidade significa o pedido da
patente improcede se nesse momento ou no momento da criação do alegado invento, este
9 Sobre as implicações da natureza constitucional do direito da propriedade intelectual, veja-se M, Kali –
«Constitutional Patent Law: Principles and Institutions». 93 Nebraska Law Review, 2015, pp.901 ss.
10 K Dmitry – «The Completeness Requirement in Patent Law». 56, Boston College Law Review, 2015,
pp.949 ss. e 988 ss.
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já estiver a ser usado ou for já conhecido ou cognoscível do público. Quer dizer, se uma pre-
tensa invenção for já conhecida, ela não é verdadeiramente uma invenção, não sendo por
isso patenteável. A novidade não significa uma rotura tecnológica com o passado. Mesmo
uma pequena novidade é relevante para o sistema de patentes. A novidade tem um regime
variável de país para pais, podendo ser absoluta ou relativa e incluir ou não prazos de graça
para permitir ao inventor a apresentação do pedido de patente mesmo depois de divulgar
o seu trabalho
11
.
2.3 Atividade inventiva
O requisito da atividade inventiva aponta para a presença de um salto inventivo, ou seja, a
invenção, para o ser realmente, não deve ser óbvia mesmo para pessoas com conhecimen-
tos especializados na arte ou ciência em questão. A invenção, para o ser realmente, tem que
representar um avanço significativo relativamente ao estado da arte. Se qualquer pessoa,
com conhecimentos e competências médios no setor tecnológico em causa, pudesse chegar
ao mesmo resultado a partir da agregação de diferentes segmentos da informação geral-
mente acessível, não se estaria aí perante uma atividade inventiva.
Uma pretensa invenção pode satisfazer o requisito da novidade, por ser desconhecida
do público, sem satisfazer o requisito da atividade inventiva, por ser demasiado óbvia à luz
do estado da arte
12
. Em conjunto, os requisitos da novidade e do salto inventivo pretendem
averiguar se a pretensa invenção já se encontrava na posse do público em geral ou se estava
ainda sob o domínio intelectual e imaterial do inventor
13
.
2.4 Aplicação industrial
O terceiro requisito da patenteabilidade diz respeito à aplicação industrial, também desig-
nado por utilidade. Para ser patenteável, a invenção deve realizar a função para que está
designada. Este terceiro requisito é clarificado no artigo 15.ºda LPI, onde se lê:
“A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplica-
ção industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de
indústria.”
11 WIPO Patent Drafting Model, Ip Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 20 ss.
12 WIPO Patent Drafting Model, Ip Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 22 ss.
13 H, Timothy R. – «Patent Anticipation And Obviousness As Possession». 65 Emory Law Journal,
2016, pp.987 ss.
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A utilidade da invenção é a contrapartida que a sociedade recebe do inventor pela
atribuição do monopólio temporário que a parente representa. O grau de utilidade pode
variar significativamente de invenção para invenção, aceitando-se que possa ser mínimo. O
regime jurídico da aplicação industrial pode variar de Estado para Estado, podendo negar-
-se a patente a invenções nocivas para a sociedade e haver maior ou menor abertura à con-
cessão de patentes a invenções destinadas aos setores produtivo, transformador e comer-
cial e não apenas dirigidas ao consumidor final. Trata-se aí de opções soberanas de política
pública de propriedade industrial
14
.
Presentemente, a importância do requisito da aplicação industrial tem sido acentuada
para sublinhar que a proteção patentária deve ser dirigida para invenções com utilidade
prática e não para os resultados da pesquisa fundamental. Entende-se que o objeto das
patentes não inclui os princípios científicos fundamentais ou o merco conhecimento das
leis naturais, antes requer a passagem da teoria à prática, isto é, a transição da pesquisa
fundamental para a pesquisa aplicada
15
. Para esta orientação, a invenção deve apresentar
um benefício específico acima de tudo para o utilizador final.
3. A divulgação pública da invenção
Como anteriormente se disse, uma das funções do sistema de patentes consiste na divulga-
ção dos conhecimentos que conduziram à invenção. Por esse motivo, o direito da proprie-
dade industrial desde há muito que estabelece a exigência de uma descrição da invenção, a
oferecer pelo inventor, como condição de atribuição de uma patente.
3.1 A descrição escrita da invenção
Enquanto documento público, a patente encontra-se sujeita ao exame público. Como o pró-
prio nome indica, ela pretende tornar patente, de forma objetivamente controlável, a existên-
cia de uma invenção e a prioridade e o escopo das reivindicações do inventor
16
. Ela textualiza
a invenção em termos técnicos que prefiguram a atividade necessária à sua reprodução
17
.
A patente compreende duas partes fundamentais, a saber, a descrição escrita da patente e
14 WIPO Patent Drafting Model, Ip Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 21 ss.
15 Veja-se, sobre esta temática, K, Dmitry – «The Completeness Requirement in Patent Law». 56, Boston
College Law Review, 2015, pp.949 ss. e 975 ss.
16 H Timothy R. – «Patent Anticipation and Obviousness as Possession». 65 Emory Law Journal, 2016,
pp.987 ss.; PatG § 34 [Patentanmeldung], Schäfers Benkard, Patentgesetz11. Auflage 2015 Rn.80-85ª.
17 A Feroz – «Technical Speech: Patents, Expert Knowledge, and the First Amendment». 17 Minnesota Journal of
Law, Science & Technology, 2016, pp.277 ss.
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o quadro de reivindicações. As mesmas estão intimamente relacionadas, podendo conter
áreas significativas de sobreposição
18
.
A descrição escrita consiste na especificação detalhada das características técnicas da
invenção, sendo frequentemente designada por representação da forma técnica da invenção,
concretização preferida da invenção ou modo de realização divulgado da invenção
19
. Ela articula
e codifica o conhecimento especializado subjacente à invenção, propiciando a sua especi-
ficação e demonstração por escrito e proporcionando um ponto de referência estável para
determinar a identidade do intangível.
A exigência de apresentação, por parte do inventor, de uma descrição escrita pormeno-
rizada da invenção acompanha o procedimento de atribuição das patentes desde o início
20
.
Dessa descrição espera-se que, para além da invenção propriamente dita, inclua o melhor
modo de utilização ou os correspondentes processos de composição. Essa descrição deve
ser completa, clara e exata nos termos utilizados. A exigência de uma descrição escrita
suficientemente clara e precisa da invenção tem sido afirmada pela legislação e a juris-
prudência comparadas ao longo das décadas
21
, conservando ainda toda a sua atualidade e
relevância.
Da descrição escrita espera-se, de um modo geral, a especificação do campo técnico
a que a invenção pertence e do estado da técnica de que a invenção procede (estado da
técnica, a arte fundo) de forma a permitir compreender os elementos constitutivos de novi-
dade e da atividade inventiva. Segue-se a especificação do problema técnico, a menos que
seja claro a partir da solução dada ou a partir das explicações sobre os efeitos benéficos da
presente invenção.
A patente deverá especificar o modo em que o objeto da invenção é comercialmente
aplicável juntamente com quaisquer efeitos vantajosos da invenção com referência ao
estado da técnica. A mesma deve indicar, finalmente, pelo menos uma – não necessaria-
mente a melhor (EUA) – maneira de executar a invenção reivindicada, se necessário ilus-
trada com exemplos e com referência a quaisquer desenhos usando o numeral adequado
22
.
A descrição da patente não tem que incluir e não deve incluir informação que não seja
absolutamente necessária à representação técnica e inteligibilidade da invenção
23
.
18 A Feroz – «Technical Speech: Patents, Expert Knowledge, and the First Amendment». 17 Minnesota Journal of
Law, Science & Technology, 2016, pp.277 ss., 303 ss.
19 WIPO Patent Drafting Model, Ip Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 35 ss.
20 Essa exigência constava já na Secção III do Patent Act de 1793.
21 Veja-se, por exemplo, o caso In Re Ruschig, 379 F.2d 990 (C.C. P.A, 1967).
22 PatG § 34 [Patentanmeldung], Schäfers Benkard, Patentgesetz11. Auflage 2015 Rn.81.
23 Veja-se, no direito alemão, BPatGE, 23, 96, 07, mencionado em PatG § 34 [Patentanmeldung], Schäfers Benkard,
Patentgesetz11. Auflage 2015 Rn.81a. ss.
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O não cumprimento dos requisitos da descrição escrita é fundamento de recusa da con-
cessão de patente ou de invalidade da mesma se tiver sido concedida. Uma referência aos
objetivos da descrição escrita permitirá esclarecer melhor o sentido dos elementos consti-
tutivos.
3.1.1 Objetivos
A leitura dos instrumentos normativos que ao longo dos anos têm estruturado o direito das
patentes, juntamente com a doutrina e a jurisprudência em torno deles desenvolvida, per-
mite identificar os principais objetivos da exigência da descrição escrita da invenção. Em
termos gerais, ela pretende, (a) comprovar a verificação dos requisitos da patenteabilidade,
a saber, a presença de novidade, de salto inventivo e de aplicação industrial, (b) fundamen-
tar e validar as reivindicações do titular da patente, (c) habilitar os técnicos competentes
a operacionalizar a invenção e (d) divulgar publicamente os conhecimentos subjacentes
ao invento
24
. Vejamos brevemente estes quatro aspetos, sublinhando a íntima relação que
existe entre eles
25
.
Em primeiro lugar, a descrição escrita da invenção deve tornar claro o que distingue a
invenção do estado da arte, ou seja, de todas as coisas até então conhecidas. Além disso, a
mesma deve provar, no plano da pesquisa aplicada, que a invenção está efetivamente com-
pleta, do ponto de vista estrutural e funcional, evitando a concessão de patentes precoces a
desenvolvimentos ocorridos, a montante, em fases iniciais do processo de pesquisa funda-
mental
26
. Este aspeto prende-se, em primeira linha, com a verificação da novidade e do salto
inventivo, embora não esqueça a utilidade gerada, a jusante, pelos resultados da pesquisa. A
descrição escrita deve atestar que a invenção está efetivamente pronta para ser patenteada,
podendo beneficiar do direito de prioridade na proteção.
Em segundo lugar, a descrição escrita pretende igualmente constituir uma fundamen-
tação técnica e racional para as reivindicações da patente, a começar pela delimitação pre-
cisa do seu alcance temporal e avançando para a determinação do âmbito de proteção da
patente diante de reivindicações externas de sentido contrário. A descrição deve demons-
trar que o inventor estava efetivamente na posse do invento que a patente reclama, ou seja,
que o requerente é efetivamente o inventor do objeto reivindicado
27
.
24 C Kevin Emerson – «The Structural Implications of Inventors’ Disclosure Obligations». 69 Vanderbilt Law
Review, 2016, pp.1785 ss.
25 WIPO Patent Drafting Model, Ip Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 35 ss.
26 Uma discussão desta problemática pode ver-se em K Dmitry – «The Completeness Requirement in
Patent Law». 56, Boston College Law Review, 2015, pp.949 ss.
27 Neste sentido, Frank S. Barker and Willis G. Pehl, 559 F.2d 588; 1977 Ccpa Lexis 128; 194 U.S.P.Q. (Bna) 470
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O monopólio temporário a conceder ao inventor não pode exceder o âmbito do seu
contributo para a arte ou ciência em causa tal como consta da descrição escrita. A reivin-
dicações da patente devem ser claramente definidas. Este aspeto adquire especial relevân-
cia nos casos em que as reivindicações sofrem alterações, dando azo a dúvidas sobre se as
mesmas correspondem ao invento inicialmente patenteado. Esta problemática remete-nos
novamente para a doutrina da habilitação e para as discussões doutrinais em torno do âmbito
da descrição escrita, que consideraremos a seguir.
A descrição escrita deve, em terceiro lugar, habilitar os técnicos com competência nas
artes e ciências em que o invento se insere, ou que lhe estão mais próximas, a obter a respe-
tiva produção, composição ou utilização. Neste ponto manifesta-se o requisito de aplicação
industrial. Este resultado deve ser conseguido a partir da leitura da descrição escrita, sem
que seja necessário proceder a um nível elevado, indevido e inexigível de experimentação,
em termos manifestamente desproporcionais
28
. Nisso se consubstancia já referida a dou-
trina da habilitação (enabling doctrine), que se consubstancia na capacidade de produzir e de
utilizar a invenção, como prescreve o princípio da unidade da invenção
29
.
Finalmente, importa salientar que a descrição escrita tem como objetivo último a par-
tilha, na esfera pública, do conhecimento incorporado na invenção, isto é, dos princípios
técnicos e científicos que lhe estão subjacentes
30
. Essa comunicação pública das especifica-
ções da invenção reveste-se de grande interesse, na medida em que a sua combinação com
outros conhecimentos na mesma ou noutras áreas do saber artístico e científico pode abrir
as portas a ulteriores desenvolvimentos no domínio da pesquisa científica e tecnológica,
favorecendo o surgimento de novas invenções.
Ao mesmo tempo, a divulgação pública do invento previne a duplicação e a redundância
do esforço de pesquisa, contribuindo para uma mais eficiente gestão dos recursos. Por estas
razões, a mesma deve ser levada a cabo com honestidade e boa-fé, embora sem prejudicar
a sua função jurídica de delimitação dos direitos exclusivos do inventor
31
. No seu conjunto,
estas considerações ajudam a iluminar a problemática do âmbito da descrição escrita e a
esclarecer o sentido do chamado princípio da suficiência da descrição escrita.
28 National Recovery Technologies, Inc., Plaintiff-Appellant, V. Magnetic Separation Systems, Inc. And Garry R.
Kenny, Defendants-Appellees, 166 F.3d 1190; 1999 U.S. App. LEXIS 1671; 49 U.S.P.Q.2D (BNA) 1671.
29 PatG § 34 [Patentanmeldung], Schäfers Benkard, Patentgesetz11. Auflage 2015 Rn.84-95.
30 A Clark D. – «The Informational Value of Patents». 31, Berkeley Technology Law Journal, 2016, pp.259 ss.
31 A Feroz – «Technical Speech: Patents, Expert Knowledge, and the First Amendment». 17 Minnesota Journal of
Law, Science & Technology, 2016, pp.277 ss. e 304 ss.
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3.1.2 Âmbito
A doutrina da habilitação é especialmente útil para a tentativa de compreender o âmbito da
descrição escrita. Trata-se de dois conceitos com áreas quase totalmente sobrepostas, embora
a sua precisa delimitação extravase o âmbito do presente estudo
32
. A exigência de habilita-
ção pretende garantir que o conhecimento público seja enriquecido pela especificação da
patente até um grau pelo menos proporcional ao âmbito das reivindicações. Quer dizer, o
âmbito das reivindicações deve ser inferior ou igual ao âmbito da habilitação, mas nunca
superior. Idealmente, deve existir uma coincidência entre as especificações expressamente
reveladas na descrição escrita e as reivindicações do inventor. Os tribunais devem ter a
preocupação de garantir a correlação entre o escopo da descrição escrita e o escopo das
reivindicações, invalidando as reivindicações que vão além do escopo da descrição escrita.
O âmbito da habilitação, por sua vez, tem sido entendido na jurisprudência como aquilo
que é revelado na especificação juntamente com o âmbito do que seria conhecido por um
especialista na matéria sem ter que incorrer em experimentação indevida
33
. Isso significa
que não é absolutamente necessário que a descrição contenha também os elementos do
estado da arte necessários à produção, composição ou utilização da invenção. Importa ape-
nas que a descrição escrita da invenção contenha as especificações suficientes de forma
a permitir que um técnico competente consiga a partir delas e do seu conhecimento do
estado da arte, produzir, compor ou utilizar a invenção sem necessitar para isso de realizar
um nível indevido, irrazoável e desproporcionado de experimentação, ou seja, no fim de
contas, sem ter que realizar a sua própria e autónoma atividade empírica e científica de
pesquisa, desenvolvimento e invenção, de acordo com os correspondentes métodos de “trial
and error”.
Os tribunais há muito sustentam que a necessidade de alguma experimentação adi-
cional antes de se poder fazer ou usar a invenção não é fatal para a patente. Consequente-
mente, a exigência de habilitação tem em conta as informações divulgadas na especificação
da patente, as informações já disponíveis na arte e ciência pertinente e a informação adicio-
nal que pode ser recolhida pelos especialistas na área através de experimentação adicional
que não seja considerada desproporcional ou “indevida”.
34
32 Uma discussão aturada pode ver-se em J Mark D. – «Patent Law And Policy Symposium: Re-Engineering
Patent Law: The Challenge Of New Technologies: Part I: Administrative Law Issues: On Courts Herding Cats:
Contending with the “Written Description” Requirement (and Other Unruly Patent Disclosure Doctrines)». 2,
Washington University Journal of Law & Policy, 2000, pp.55 ss.
33 National Recovery Technologies, Inc., Plaintiff-Appellant, V. Magnetic Separation Systems, Inc. And Garry R.
Kenny, Defendants-Appellees, 166 F.3d 1190; 1999 U.S. App. LEXIS 1671; 49 U.S.P.Q.2D (BNA) 1671.
34 D Alan L. – «Patent Scope and Enablement in Rapidly Developing Arts». 94, North Carolina Law Review,
2016, pp.1099 ss. e 1106.
40
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O requisito de “descrição escrita” determina que o titular da patente deve descrever a
invenção. Mas isso não significa, como veremos adiante, que todas as invenções devam
ser descritas exatamente da mesma maneira, com o mesmo grau de detalhe. À medida que
cada domínio da ciência e da técnica progride, também evolui o equilíbrio entre o que é
conhecido e o que é adicionado por cada contribuição inventiva
35
. A exigência legal de des-
crição escrita da invenção deve ser aplicada a cada invenção em particular, tendo em conta
o estado da arte, ou seja, o conhecimento no domínio público.
3.2 O princípio da suficiência descritiva
3.2.1 Consagração legal
Importa analisar o princípio da suficiência descritiva, cuja existência se anunciava a partir
das considerações anteriores. O mesmo preocupa-se com a identificação dos “requisitos da
especificação” que a descrição escrita deve satisfazer. Ele tem acolhimento no Artigo 24 da
LPI onde se diz:
“O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar
sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de exe-
cução.
Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto
do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao
público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada
pelo INPI ou indicada em acordo internacional.”
Por seu lado, o Artigo 25 do mesmo diploma estatui:
As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando
as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da
proteção.
Mais adiante, o artigo 50º/2 da LPI comina a consequência jurídica da nulidade para as
patentes que não satisfaçam a exigência de suficiência descritiva. Aí se dispõe:
Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:
II – o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e
25, respectivamente;
35 Salientando este ponto, Daniel J. Capon (et alia) 418 F.3d 1349; 2005 U.S. App. Lexis 16865; 76 U.S.P.Q.2d (Bna) 1078.
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As exigências legais constantes da LPI correspondem ao teor de normas congéneres nos
mais diversos ordenamentos jurídicos
36
. Parafraseando parte do artigo 24.ºda LPI, pode-
mos dizer que o princípio da suficiência pretende determinar em que medida é que a descri-
ção escrita da patente consegue transmitir de forma clara e suficiente o objeto da invenção,
de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso,
a melhor forma de execução. Essa determinação é tanto mais importante quanto é certo
que a introdução de ruído, incerteza e insegurança jurídica no sistema de proteção patentária
pode ter consequências económicas deletérias para os titulares das patentes, traduzidas no
risco de desvalorização significativa das mesmas, e para a comunidade técnica e científica
globalmente considerada.
Não obstante, a determinação do grau de suficiência da descrição escrita não se afi-
gura isenta de controvérsia
37
. Se é certo que o princípio da suficiência da descrição escrita
consubstancia uma exigência de otimização, também é verdade que o mesmo consagra uma
abertura à ponderação com outros princípios
38
. Em causa está a delicada e difícil operação de
procura do equilíbrio adequado entre a cobertura da proteção jurídica das patentes e a real
extensão da contribuição de um inventor. Se os tribunais limitarem o âmbito de proteção
de patentes aos exemplos específicos revelados na patente, os concorrentes poderiam facil-
mente contornar a patente através de pequenas alterações ao design. Mas se a proteção
for garantida de maneira demasiado generosa, o titular da patente pode obter benefícios
jurídicos e económicos inesperados que acabarão por travar o progresso técnico no futuro.
Reivindicações patentárias demasiado abrangentes podem impedir o processo cientí-
fico e técnico desencorajando a iniciativa de novos inventores, ao passo que reivindica-
ções menos abrangentes podem remunerar insuficientemente os inventores já existente,
travando também por essa via o progresso técnico. Como é sublinhado no WIPO Patent
Drafting Model, o agente de patentes deve usar seu melhor julgamento para não pecar por
excesso ou por defeito, isto é, para equilibrar as suas preocupações sobre ser subinclusivo
na especificação, deixando de fora matérias essenciais para a caracterização da invenção,
ou sobreinclusivo, abrangendo muitos aspetos desnecessários e que não sejam efetivamente
reivindicados no pedido
39
.
36 Cfr. por exemplo, 35 § U.S.C. 112 do United States Code.
37 Cfr. S Perry J. e L Kerry W. – «Describing A Design – When Enough is Enough!: Clarifying the
35 U.S.C. § 112 Written Description Requirement for Design Patents». 97, Journal of the Patent and Trademark Oce
Society, 2015, pp.256 ss.
38 D, Alan L. – «Patent Scope And Enablement In Rapidly Developing Arts». 94, North Carolina Law Review,
2016, pp.1099 ss.
39 WIPO Patent Drafting Model, IP Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 21 ss.
42
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3.2.2 O sentido geral do princípio
Deve assinalar-se, desde logo, que o princípio da suficiência impõe uma descrição das
características inovadoras ou não convencionais relevantes que permitem identificar e
diferenciar o invento, devendo a mesma ser levada a cabo com um grau de detalhe e espe-
cificação que permita a sua operacionalização (redução à prática) por técnicos competentes
nas áreas técnicas e científicas por ele convocadas. Manifesta-se, aqui, a já anteriormente
apontada ligação íntima entre a descrição escrita e a doutrina da habilitação.
A descrição escrita deve ser mais do que um mero programa de pesquisa e muito mais do
que uma simples licença de caça
40
. Do mesmo modo, entende-se que as descrições escritas
que se limitem a detalhar o problema a ser resolvido e contenham meras hipóteses de pes-
quisa não satisfazem o princípio da suficiência. A patente deve descrever a estrutura e a
função da invenção sem se limitar a sugerir um caminho, método ou percurso que poderá,
se e quando percorrido, conduzir à invenção
41
. A especificação não necessita de divulgar, e
de preferência omite, informações que já seriam conhecidas pelos especialistas
42
.
Dito isto, a doutrina e a jurisprudência têm militado contra a imposição de requisitos
de descritibilidade desproporcionada e injustificadamente elevados. Uma vez verificados
todos os requisitos da patenteabilidade, ou seja, a novidade, o salto inventivo e a aplicação
industrial – ou seja, a existência de uma invenção completa, funcional e dotada de utilidade
prática – os tribunais tendem a invalidar as patentes por insuficiência descritiva somente
nos casos em que seja evidente a disparidade entre a descrição e as reivindicações ou a
impossibilidade de a descrição ser razoavelmente apta a habilitar a operacionalização do
invento por técnicos especializados na arte ou ciência relevante sem experimentação exces-
siva adicional.
A determinação do sentido do conceito de suficiência descritiva deve ser feita com base
em critérios de adequação, razoabilidade e proporcionalidade, apoiados numa boa base
factual, tendo em conta a tecnologia em causa, o estado da arte e os técnicos envolvidos.
Nalguns casos, mesmo com uma boa descrição escrita a reprodução do invento pode exigir
experimentação adicional sem que isso demonstre, por si só, a insuficiência descritiva da
patente
43
.
40 Neste sentido, University of Rochester v. G.D. Searle & Co., No. 03-1304 (Fed. Cir. Feb. 13, 2004).
41 Neste sentido, Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc).
42 D Alan L. – «Patent Scope and Enablement in Rapidly Developing Arts». 94, North Carolina Law Review,
2016, pp.1099 ss.
43 Sublinhando este ponto, B Dunstan H. – «Technically Speaking, Does It Matter? An Empirical Study
Linking the Federal Circuit Judges’ Technical Backgrounds to How They Analyze the Section 112 Enablement
and Written Description Requirements». 88 Chicago-Kent Law Review, 2013, pp.971 ss., 977 e 1003 ss.
43
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A decisão sobre se a experimentação adicional é excessiva, indevida ou desproporcional
não é uma simples determinação factual, mas antes uma conclusão alcançada pela ponde-
ração de muitas considerações factuais. A doutrina e a jurisprudência tendem a sustentar
que estas considerações se referem à relação entre a invenção reivindicada, as divulgações
incluídas na especificação da patente, e os conhecimentos e habilidades técnicos com habi-
lidade normal.
Uma lista bem estabelecida de fatores, conhecidos como fatores Wand, figura rotinei-
ramente nas decisões sobre a habilitação do Tribunal de Apelação do Circuito Federal, a
instância que nos Estados Unidos mais se ocupa destas matérias
44
. Esses fatores são:
(1) a quantidade de experimentação necessária;
(2) a quantidade de diretrizes ou orientações apresentadas;
(3) a presença ou ausência de exemplos de trabalho;
(4) a natureza da invenção;
(5) o estado da técnica anterior;
(6) a habilidade relativa dos especialistas na técnica;
(7) a previsibilidade ou imprevisibilidade da arte;
(8) a amplitude das reivindicações.
Mas para compreender melhor o princípio da suficiência importa analisar mais de
perto as questões respeitantes à informação que a descrição escrita deve conter e como é
que essa informação deve ser apresentada. Trata-se de duas questões decisivas para a vali-
dação das descrições escritas.
3.2.3 O valor informativo e demonstrativo da descrição escrita
Relativamente à informação que deve constar da descrição escrita, alguns entendem que,
nas patentes de utilidade, as mesmas devem especificar, de forma tão detalhada quanto
possível, todas as características estruturais e funcionais da invenção, de forma a retratar
e explicar os seus mais diversos aspetos. Contudo, esta posição maximalista é considerada
desnecessária e ineficiente do ponto de vista dos inventores, das autoridades nacionais de
propriedade intelectual e dos próprios tribunais
45
.
44 In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404 (Fed. Cir. 1988)
45 Sobre as várias posições em confronto, veja-se, S Perry J. e L Kerry W. – «Describing A Design –
When Enough is Enough!: Clarifying the 35 U.S.C. § 112 Written Description Requirement for Design Patents».
97, Journal of the Patent and Trademark Oce Society, 2015, pp.256 ss.
44
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Casos há em que os tribunais se têm contentado com a apresentação de desenhos,
considerando com isso estar diante de uma descrição suficiente para efeitos de concessão
de patente
46
. Nestes casos, os tribunais tendem a considerar desnecessária uma descrição
detalhada de todas as características da invenção se as mesmas estiverem representadas
num desenho. Os detalhes menores podem ser omitidos da divulgação, na expectativa de
que os especialistas na matéria, armados com o conhecimento geral disponível para tais
pessoas, possam preencher lacunas e extrapolarem conforme necessário para praticar a
invenção reivindicada
47
. O importante é assegurar que as características que são associadas
à invenção reclamada se encontrem de algum modo representadas na descrição escrita.
O requerente da patente deve não apenas habilitar os técnicos a reproduzir o evento sem
dificuldades desmedidas, como também demonstrar-lhes, e ao público em geral, que estava
na posse do evento por si reclamado, ou seja, que efetivamente dominava, no plano intelec-
tual e técnico, a sua estrutura e o seu modo de funcionamento
48
. Alguma jurisprudência
considera que esta demonstração é, na verdade, a principal função da descrição escrita
49
.
Ela impede que o inventor obtenha uma patente com um âmbito de proteção maior do que
a sua efetiva contribuição para o setor técnico e científico relevante
50
.
3.2.4 Tecnologias previsíveis e imprevisíveis
Um outro aspeto muito importante prende-se com a natureza previsível ou imprevisível
das tecnologias em presença
51
. Subjacente a esta distinção encontra-se a noção de que a
determinação do que seja necessário para sustentar reivindicações genéricas de uma dada
matéria depende de um conjunto diversificado de variáveis, tais como o conhecimento
existente no campo específico, a extensão e o conteúdo da técnica anterior, a maturidade
da ciência ou tecnologia, a previsibilidade do aspeto em questão e outras considerações
apropriadas ao assunto em causa
52
.
46 Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar (CA FC) 19 USPQ2d 1111, 935 F2d 1555.
47 Sublinhando este ponto, D Alan L. – «Patent Scope and Enablement in Rapidly Developing Arts». 94,
North Carolina Law Review, 2016, pp.1099 ss. e 1106 ss.
48 No caso Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar (CA FC) 19 USPQ2d 1111, 935 F2d 1555, (1563-1564.) o tribunal sustentou que
“o objetivo da exigência de descrição escrita’ é mais amplo do que meramente explicar como ‘fazer e usar’; o
requerente deve também transmitir com clareza razoável para os peritos na arte que, a partir da data de depósito
pretendida, ele ou ela estava na posse da invenção. A invenção é, para os efeitos da investigação em torno da
“descrição escrita”, aquilo que é agora reivindicado”.
49 Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly and Co, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc).
50 Neste sentido, B Dunstan H. – «Technically Speaking, Does It Matter? An Empirical Study Linking the
Federal Circuit Judges’ Technical Backgrounds to How They Analyze the Section 112 Enablement and Written
Description Requirements». 88 Chicago-Kent Law Review, 2013, pp.971 ss. e 976.
51 Esta distinção é desenvolvida no caso Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly and Co, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc).
52 Neste sentido, Daniel J. Capon (et alia) 418 F.3d 1349; 2005 U.S. App. Lexis 16865; 76 U.S.P.Q.2d (Bna) 1078.
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De um modo geral, a doutrina e a jurisprudência consideram que as novas tecnologias
(v.g. software, ótica, biotecnologia, inteligência artificial, internet das coisas) são menos
previsíveis do que as tecnologias mecânicas, elétricas e químicas. As novas tecnologias, que
se encontram em fases iniciais de desenvolvimento e são menos conhecidas, carecem de
uma maior especificação na descrição escrita. Tanto mais quanto é certo que algumas delas
tendem a revelar um grau extremo e sem paralelo de complexidade e miniaturização (v.g.
biotecnologia). Nalguns casos, o grau de pormenorização pode exigir a divulgação precisa
de uma sequência de bases de DNA
53
. Nestas áreas, alterações aparentemente insignifican-
tes podem ter grandes consequências nos planos estrutural e funcional.
Nestes domínios, o risco de reivindicações excessivamente abrangentes é maior.
À semelhança do que sucede relativamente à satisfação da exigência de habilitação,
os inventores podem ter que fornecer uma quantidade maior de detalhes para satisfa-
zer a exigência da descrição escrita em patentes respeitantes a artes e ciências novas e
imprevisíveis (v.g. biotecnologia) do que quando se trate de patentes envolvendo outros
assuntos
54
.
Diferentemente, as tecnologias de base mecânica ou elétrica, por serem mais conhe-
cidas pela comunidade científica e técnica, são mais previsíveis, sendo por esse motivo
menor o grau de detalhe exigível na descrição escrita da patente. Estudos empíricos recen-
tes mostram uma maior propensão dos tribunais para invalidarem patentes com base na
insuficiência descritiva nas tecnologias novas e imprevisíveis, onde a exigência de detalhe
é maior, relativamente ao que sucede com as tecnologias mais conhecidas e previsíveis,
onde a exigência de detalhe é menor
55
.
Com efeito, diante das tecnologias mais conhecidas e previsíveis, a função habilitadora
da patente pode ser cumprida de maneira suficiente sem que a descrição escrita tenha que
incluir aspetos que se consideram adquiridos no estado da arte. O grau de pormenorização
necessário para satisfazer a suficiência de descrição escrita varia em função da natureza
e do âmbito das reivindicações e da complexidade e previsibilidade da tecnologia perti-
nente
56
.
53 The Regents of the University of California V. Eli Lilly, 119 F.3d 1559; 1997 U.S. App. LEXIS 18221; 43 U.S.P.Q.2D
(BNA) 1398.
54 B Dunstan H. – «Technically Speaking, Does It Matter? An Empirical Study Linking the Federal Circuit
Judges’ Technical Backgrounds to How They Analyze the Section 112 Enablement and Written Description
Requirements». 88 Chicago-Kent Law Review, 2013, pp.971 ss. e 1002 ss.
55 Veja-se, neste sentido, o exaustivo estudo empírico levado a cabo por A, John R. e O, Lisa
Larrimore – «How Courts Adjudicate Patent Definiteness And Disclosure». 65, Duke Law Journal, 2016,
pp.609ss.
56 Neste sentido, Daniel J. Capon (et alia) 418 F.3d 1349; 2005 U.S. App. Lexis 16865; 76 U.S.P.Q.2d (Bna) 1078; Ariad
Pharms., Inc. v. Eli Lilly and Co, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc).
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Depois de analisarem esta dicotomia, Perry J. S e Kerry L sublinham
um ponto que se afigura inteiramente pertinente e que sintetiza a orientação geralmente
seguida pela jurisprudência. Em seu entender, embora a lei seja a mesma para as artes “pre-
visíveis” e “imprevisíveis”, será geralmente mais difícil satisfazer a exigência de suficiência
da descrição escrita nas artes “imprevisíveis”
57
.
Isto, sem prejuízo de se admitir que mesmo nas tecnologias imprevisíveis e em rápido
desenvolvimento os tribunais exageram nas suas exigências de detalhe descritivo
58
. Este
problema pode ser tanto mais grave quanto existe a tendência, visível em todos os domí-
nios, no sentido de as empresas radicadas num determinado setor tecnológico optarem,
consoante a oportunidade, por intentar ações judiciais de infração ou invalidação total ou
parcial de patentes – estratégia que a doutrina designa por “bullying patentário” – contra
empresas inovadoras, com o objetivo de, por essa via, eliminar a concorrência atual ou
potencial
59
.
Como quer que seja, daqui resulta uma incontornável conclusão, que se reveste de
grande interesse prático: se existir alguma coisa que não tenha sido claramente revelada na
descrição escrita, mas que seja previsível para um especialista na técnica pertinente, deve
ainda assim considerar-se observado o princípio da suficiência descritiva. O princípio da
proporcionalidade em sentido amplo obriga a que não sejam feitas exigências descritivas
excessivas
60
, sob pena de o princípio da suficiência descritiva ser convertido num princípio de
exaustividade descritiva, sem que para tal exista base legal ou constitucional.
3.2.5 Modo de apresentação
A descrição escrita da patente inclui, normalmente, um sumário da invenção, uma des-
crição detalhada da mesma e os correspondentes desenhos
61
. A este propósito, importa
afirmar a sedimentação, na doutrina e na jurisprudência, de um dever de clareza, preci-
são e determinabilidade. Descrições escritas suficientemente claras e precisas fundamen-
57 S, Perry J. e L, Kerry W. – «Describing A Design – When Enough is Enough!: Clarifying the 35
U.S.C. § 112 Written Description Requirement for Design Patents”, 97, Journal of the Patent and Trademark Oce
Society, 2015, 259 ss.; Dunstan H. Barnes, “Technically Speaking, Does It Matter? An Empirical Study Linking the
Federal Circuit Judges’ Technical Backgrounds to How They Analyze the Section 112 Enablement and Written
Description Requirements». 88 Chicago-Kent Law Review, 2013, pp.971 ss. e 1002ss.
58 Este é o sentido geral da crítica formulada por D, Alan L. – «Patent Scope And Enablement In Rapidly
Developing Arts». 94, North Carolina Law Review, 2016, pp.1099 ss.
59 Uma análise do problema do “bullying” de patentes pode ver-se em S Ted – «The Vonage Trilogy: A
Case Study In “Patent Bullying». 90, Notre Dame Law Review, 2014, pp.543 ss.,
60 PatG § 34 [Patentanmeldung], Schäfers Benkard, Patentgesetz 11. Auflage 2015 Rn.80-85a
61 B Dunstan H. – «Technically Speaking, Does It Matter? An Empirical Study Linking the Federal Circuit
Judges’ Technical Backgrounds to How They Analyze the Section 112 Enablement and Written Description
Requirements». 88 Chicago-Kent Law Review, 2013, pp.971 ss. e 975 ss.
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tam reivindicações mais resistentes à litigância, menos litigância, invenções mais úteis e
funcionais, procedimentos mais céleres de registo, patentes com maior valor de mercado,
royalties mais elevados para os detentores das patentes, mais investimento em investigação
e desenvolvimento e maiores possibilidades de progresso científico e tecnológico. Por seu
lado, as vantagens que poderiam resultar da ambiguidade descritiva e reivindicativa – que
também as há – são consideradas abusivas, injustas e indesejáveis
62
.
Uma vez que a descrição variará inevitavelmente em pormenor, a forma da divulga-
ção também poderá variar em função da tecnologia em questão. Como resultado, podem
e devem ser utilizados diferentes métodos de divulgação para descrever suficientemente
uma invenção de modo que seja compreendida por alguém com uma competência média
na arte ou ciência em questão. O princípio da suficiência descritiva é compatível com diferen-
tes modalidades de concretização consoante as tecnologias e as invenções em causa.
Significa isto, entre outras coisas, que a descrição escrita não tem que se limitar apenas
a palavras e desenhos
63
. Ela pode incluir, além disso, diferentes ilustrações, como sejam,
imagens, fotografias, diagramas, fórmulas e estruturas
64
. Neste caso, impõe-se a presença
de uma explicação sucinta suficientemente próxima da ilustração utilizada. A presença de
elementos visuais com níveis elevados de qualidade e especificação pode tornar menos
necessária uma extensa pormenorização por escrito
65
. A descrição escrita da patente deve
procurar ser razoavelmente clara, precisa e determinada, evitando termos ou formulações
desnecessariamente vagas ou ambíguas. Preferivelmente, ela deve distinguir de forma
clara as reivindicações não funcionais das funcionais, procedendo à identificação e porme-
norização das correspondentes estruturas
66
.
Se a invenção introduz um melhoramento incremental num sistema já existente, a
descrição deve centrar-se na respetiva pormenorização não sendo necessária a descrição
pormenorizada de todo o sistema. Importa, acima de tudo, assinalar e especificar a parte,
melhoria ou combinação do sistema que é reivindicada como invenção
67
. O fundamental é
que a descrição escrita identifique claramente o elemento inventivo da patente
68
. A satisfa-
62 B Norris – «Exercising a Duty of Clarity: Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc». 30 Berkeley Technology
Law Journal, 2015, pp.445 ss.
63 PatG § 3 [Begriff der Neuheit] Melullis Benkard, Patentgesetz11. Auflage 2015 Rn.90-115
64 S Perry J. e L Kerry W. – «Describing A Design – When Enough is Enough!: Clarifying the 35
U.S.C. § 112 Written Description Requirement for Design Patents». 97, Journal of the Patent and Trademark Oce
Society, 2015, pp.258 ss.
65 M, Jason Du e J, Mark D. – «Disclosing Designs». 69, Vanderbilt Law Review, 2016, pp.1631 ss.
66 B Norris – «Exercising a Duty of Clarity: Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc». 30 Berkeley Technology
Law Journal, 2015, pp.445 ss.
67 Neste sentido se pronunciavam já os Patent Acts norte-americanos de 1836 e 1870.
68 Sobre este aspeto, B Norris – «Exercising a Duty of Clarity: Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc». 30
Berkeley Technology Law Journal, 2015, 445 ss., 479 ss.
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ção do critério da suficiência deve ser entendida à luz da realidade da invenção e da patente
como um todo, no quadro de uma abordagem casuística, factual e contextual.
Isto significa, desde logo, que não basta olhar exclusivamente para a patente e para a
descrição escrita nela contida. É necessário atender, desde logo, à natureza mais ou menos
previsível da arte e da ciência em causa, com as implicações que isso tem no plano da exi-
gência de detalhe. Além disso, importa considerar todo o contexto da patente, ou seja, a
informação disponível no estado da arte, que se reveste da maior importância para a com-
preensão e reprodução da invenção.
A isso acresce, ainda no contexto da patente, a informação sobre a vigência da patente, a
sua importância comercial, a sujeição a licenças e outros ónus ou a sua detenção por razões
defensivas ou ofensivas, por exemplo. Tudo isso influencia o modo como o conteúdo inven-
ção é (ou não) difundido durante e após o termo da patente. Uma análise contextual é tanto
mais importante quanto é certo que a patente é um texto híbrido, com um pendor a um
tempo científico e jurídico, em que a componente jurídica sobressai ao ponto de a patente
não poder ser cabalmente entendida, lida e interpretada como se fosse simplesmente um
artigo de divulgação científica e técnica
69
.
O essencial é que a divulgação efetuada na descrição escrita transmita razoavelmente
aos especialistas na ciência e na técnica que o inventor estava efetivamente na posse da
matéria reivindicada na data do depósito. Por outras palavras, o que importa é que as ilus-
trações constantes da descrição escrita constante da patente mostrem claramente todas as
características do design nalgum contexto, de modo a provar que o inventor tinha o domí-
nio de cada característica no momento em que o projeto foi originalmente divulgado
70
.
A aplicação das exigências de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido
estrito, que densificam o princípio da proporcionalidade em sentido amplo, impõe o entendi-
mento de que embora seja necessário que o requerente de uma patente ofereça ao público
uma divulgação completa e adequada em troca da concessão da patente, a certeza exigida
da divulgação não pode ser superior à que é razoável tendo devidamente em conta o assunto
envolvido
71
. Verifica-se uma habilitação suficiente ainda que a mesma se baseie, em parte,
no conhecimento tácito do estado da arte de um especialista na matéria, não sendo necessá-
ria a exigência de que a habilitação requer a divulgação de todos os detalhes da invenção
72
.
69 Estes e outros aspetos são destacados por C Colleen V. – «Contextualizing Patent Disclosure». Vanderbilt
Law Review, 2016, pp.1849 ss.
70 Neste mesmo sentido, In Re Timothy S. Owens, 710 F.3d 1362; 2013 U.S. App. LEXIS 5947; 106 U.S.P.Q.2D (BNA)
1248; In Re Scott J. Daniels 144 F.3d 1452; 1998 U.S. App. LEXIS 10171; 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1788.
71 Neste sentido, In Re Storrs 44 C.C.P.A. 981; 245 F.2d 474; 1957 CCPA LEXIS 149; 114 U.S.P.Q. (BNA) 293
72 Neste sentido, Invitrogen Corporation, 429 F.3d 1052; 2005 U.S. App. LEXIS 24810; 77 U.S.P.Q.2D (BNA) 1161
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3.2.6 Divulgação do conhecimento
As patentes são ferramentas de comunicação através das quais divulgamos e validamos
os avanços científicos e tecnológicos. Trata-se de uma forma de comunicação que, sendo
protegida pela liberdade de expressão, se encontra constitucionalmente vinculada ao pro-
gresso científico e ao desenvolvimento tecnológico e económico.
Ao conceder patentes, o sistema de patentes desempenha a função de divulgação e cer-
tificação do conhecimento especializado desenvolvido em várias disciplinas científicas e
técnicas
73
.
4. Conclusão
A dignidade constitucional do direito de propriedade intelectual (latu sensu) é inteiramente
compreensível atenta a relevância económica, social e cultural do conhecimento científico
e do progresso tecnológico.
Da Constituição Brasileira resultam importantes implicações substantivas e proces-
suais para a produção, interpretação e aplicação do direito infraconstitucional, no que toca
à promoção e proteção da atividade intelectual e criativa. Essa proteção é concretizada, nal-
guns dos seus aspetos fundamentais, na Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9.279/96, 14 de
maio, doravante por nós designada de LPI.
Uma das funções do sistema de patentes consiste na divulgação dos conhecimentos
que conduziram à invenção, donde resulta a exigência de uma descrição da invenção, a
oferecer pelo inventor, como condição de atribuição de uma patente.
O princípio da suficiência pretende determinar em que medida é que a descrição escrita
da patente consegue transmitir de forma clara e suficiente o objeto da invenção, de modo
a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor
forma de execução.
Se é certo que o princípio da suficiência da descrição escrita consubstancia uma exigên-
cia de otimização, também é verdade que o mesmo consagra uma abertura à ponderação com
outros princípios, na busca do equilíbrio adequado entre a cobertura da proteção jurídica
das patentes e a real extensão da contribuição de um inventor.
O princípio da suficiência impõe uma descrição das características inovadoras ou não
convencionais relevantes que permitem identificar e diferenciar o invento, devendo a
mesma ser levada a cabo com um grau de detalhe e especificação que permita a sua ope-
73 Ali, Feroz – «Technical Speech: Patents, Expert Knowledge, and the First Amendment». 17 Minnesota Journal of
Law, Science & Technology, 2016, pp.277 ss.
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racionalização (redução à prática) por técnicos competentes nas áreas técnicas e científicas
por ele convocadas.
A patente deve descrever a estrutura e a função da invenção sem se limitar a sugerir
um caminho, método ou percurso que poderá, se e quando percorrido, conduzir à invenção.
Uma vez verificados todos os requisitos da patenteabilidade, ou seja, a novidade, o salto
inventivo e a aplicação industrial, os tribunais tendem a invalidar as patentes por insufi-
ciência descritiva somente nos casos em que seja evidente a disparidade entre a descrição
e as reivindicações ou a impossibilidade de a descrição ser razoavelmente apta a habilitar a
operacionalização do invento por técnicos especializados na arte ou ciência relevante sem
experimentação excessiva adicional.
A determinação do sentido do conceito de suficiência descritiva deve ser feita com base
em critérios de adequação, razoabilidade e proporcionalidade, apoiados numa boa base fac-
tual, tendo em conta a tecnologia em causa, o estado da arte e os técnicos envolvidos.
Nalguns casos, mesmo com uma boa descrição escrita a reprodução do invento pode
exigir experimentação adicional sem que isso demonstre, por si só, a insuficiência descri-
tiva da patente.
A descrição escrita não tem que ser exaustiva; o importante é assegurar que as caracte-
rísticas que são associadas à invenção reclamada se encontrem de algum modo represen-
tadas na descrição escrita.
A determinação do que seja necessário para sustentar reivindicações genéricas de uma
dada matéria depende de um conjunto diversificado de variáveis, tais como o conhecimento
existente no campo específico, a extensão e o conteúdo da técnica anterior, a maturidade
da ciência ou tecnologia, a previsibilidade do aspeto em questão e outras considerações
apropriadas ao assunto em causa.
O grau de pormenorização necessário para satisfazer a suficiência de descrição escrita
varia em função da natureza e do âmbito das reivindicações e da complexidade e previsibi-
lidade da tecnologia pertinente.
Se existir alguma coisa que não tenha sido claramente revelada na descrição escrita,
mas que seja previsível para um especialista na técnica pertinente, deve ainda assim consi-
derar-se observado o princípio da suficiência descritiva.
Tendo em conta a complexidade de muitas invenções a que assistimos hoje, quando
se fala na necessidade de descrição escrita da patente ser suficientemente clara e precisa
para constituir uma habilitar um técnico especializado para a reprodução e utilização do
invento, isso pode referir-se, com mais propriedade, não a um único técnico individual-
mente considerado mas sim à intervenção de uma equipa multidisciplinar e multifuncio-
nal de técnicos especializados nas artes e ciências relevantes, cuja atuação concertada é
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adequada e necessária à luz da complexidade das tarefas envolvidas na reprodução e utili-
zação de uma invenção.
A satisfação do critério da suficiência deve ser entendida à luz da realidade da invenção
e da patente como um todo, no quadro de uma abordagem casuística, factual e contextual,
e tomando em linha de conta o princípio da proporcionalidade em sentido amplo, nas suas
diversas dimensões.
